Chi ha appena fatto sviluppare un gestionale, un’app o un sito arriva prima o poi a una domanda che con il software non c’entra: il nome del prodotto è già un marchio registrato? Il programma è scritto, il dominio è registrato, il logo è pronto, ma la registrazione del marchio è una pratica a sé, che si presenta all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
01bit si occupa del deposito e della gestione delle domande di registrazione del marchio presso l’UIBM. Conviene dire subito che cosa comprende questo servizio e che cosa no: è la parte che di solito si scopre a pratica avviata.
Assistenza operativa alla pratica, non consulenza in proprietà industriale
Quello che 01bit mette a disposizione è assistenza operativa: cercare che cosa risulta già depositato, individuare le classi, compilare la domanda, inviarla per via telematica, pagare le tasse e tenere il conto delle scadenze. 01bit non è uno studio di consulenza in proprietà industriale e non svolge quell’attività.
La rappresentanza di terzi davanti all’UIBM è riservata ai mandatari iscritti all’Albo. La domanda può però essere presentata dal titolare del marchio: il marchio viene depositato a nome dell’azienda che lo userà, e la parte operativa la segue 01bit, con procura per il deposito telematico dove serve.
Non è una distinzione formale: stabilisce che cosa aspettarsi. Chi ha bisogno di un parere sulla registrabilità di un segno o di qualcuno che lo rappresenti in una controversia si rivolge a un professionista abilitato. Chi ha scelto un nome e vuole depositarlo senza occuparsi in prima persona della procedura trova qui la parte operativa.
Prima di depositare: la verifica di anteriorità
Il primo passo è guardare che cosa esiste già. La verifica di anteriorità si fa sulle banche dati pubbliche dei marchi e serve a vedere se il nome da depositare, o un nome molto simile, risulti già registrato da altri per prodotti e servizi vicini ai propri.
È una ricerca e va presa per quello che è: restituisce ciò che risulta depositato, non è un giudizio sulla registrabilità. Una ricerca che non trova nulla non è una garanzia: la somiglianza fra due segni è una valutazione, non un dato che esce da un elenco. Serve però a evitare un errore costoso, cioè depositare un nome su cui qualcun altro è arrivato prima e accorgersene a insegna, sito e materiali già fatti.
Le classi di Nizza: per che cosa si registra il marchio
Un marchio non si registra «in generale»: si registra per determinati prodotti e servizi, raggruppati secondo la classificazione di Nizza. Nella domanda si indicano le classi e la protezione riguarda quelle; il loro numero incide anche sull’importo dovuto.
Nel software gli errori possibili sono due, opposti fra loro: registrare il nome del programma e lasciare fuori il servizio con cui lo si vende, oppure chiedere tutto e pagare classi che non c’entrano con l’attività. Il criterio è concreto: si parte da che cosa l’azienda vende oggi e da che cosa ha in programma di vendere. La scelta delle classi si ragiona insieme, prima di compilare.
Il deposito della domanda
Fissati il nome e le classi, la domanda si prepara e si invia.
- Predisposizione della domanda: dati del titolare, riproduzione del marchio, elenco dei prodotti e dei servizi.
- Marchio denominativo o figurativo: si deposita il nome scritto oppure il segno grafico, e la scelta va fatta prima, perché cambia che cosa risulta protetto.
- Invio telematico della domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
- Tasse e diritti: sono dovuti per il deposito e dipendono da come è composta la domanda. Sono un costo del procedimento, distinto dal lavoro di chi lo segue.
- Ricevuta e numero di domanda: da lì in avanti il deposito ha una data, ed è la data che conta.
Dopo il deposito: comunicazioni e scadenze
Il deposito non chiude la pratica, la apre. L’ufficio esamina la domanda e può chiedere chiarimenti o sollevare rilievi, ai quali si risponde entro termini precisi; nella fase prevista, inoltre, terzi possono presentare opposizione. 01bit si occupa della gestione delle comunicazioni successive: le esamina insieme al cliente spiegando che cosa richiedono e ne cura la parte operativa entro i termini indicati; quando la risposta richiede una valutazione di merito, va affidata a un professionista abilitato.
Poi c’è la scadenza lunga, quella che si dimentica. La registrazione del marchio dura dieci anni dal deposito ed è rinnovabile, ma il rinnovo decennale non è automatico: va presentato, con le relative tasse. In dieci anni cambiano le persone e le caselle di posta: la scadenza di rinnovo rientra fra le date che 01bit tiene in evidenza per le pratiche che segue.
Quello che resta fuori dal servizio
Una domanda depositata non è un marchio registrato. L’ufficio può sollevare rilievi, un terzo può opporsi, e l’esito non dipende da chi compila il modulo: 01bit non promette che la registrazione vada a buon fine. Restano fuori da questo servizio, e vanno affidate a un professionista abilitato:
- I pareri sulla confondibilità fra il proprio segno e quelli altrui.
- Le opposizioni e il contenzioso, sia da subire sia da promuovere.
- Le diffide e le azioni contro chi usa un nome simile.
- La sorveglianza del mercato e dei depositi di terzi.
Dirlo prima conviene a entrambi: il cliente sa a chi rivolgersi quando serve, e 01bit non si prende un ruolo che non le compete.
Il nome fa parte del progetto
Il legame con il resto del lavoro di 01bit è concreto: chi commissiona un software o un sito sceglie nello stesso periodo il nome del prodotto, il dominio e il logo. Nella realizzazione di siti web ed e-commerce il progetto grafico e il logo sono un lavoro che 01bit può seguire, e il nome che quel logo scrive è ciò che si può depositare. Vale lo stesso per un’applicazione: quando è destinata al pubblico, il nome scelto è quello con cui compare sugli store, e della pubblicazione si parla nella pagina sullo sviluppo di app.
01bit è una software house di Prato, in Via Ofanto 24, attiva dal 2016; sviluppa su commessa e distribuisce prodotti propri, descritti nella pagina prodotti. Ci occupiamo anche del deposito del marchio perché è una domanda che i nostri clienti ci fanno spesso a fine progetto: come proteggere il nome del software, del sito o dell’app che hanno appena lanciato.
Parliamone
Per valutare un deposito servono due informazioni: il nome da registrare e che cosa l’azienda vende. Con quelle si imposta la verifica di anteriorità e si ragiona sulle classi; il resto viene dopo. Si può scrivere dalla pagina contatti oppure telefonare allo 0574 021024.
